Löschungsverfahren: Der Markeninhaber muss die Benutzung seiner Marke ernsthaft darlegen

Der Leitsatz des OLG Frankfurt in einem markenrechtlichen Löschungsverfahren (Az.: 6 U 96/18) stellt klar, welche Anforderungen an die Einrede der Nichtbenutzung einer Marke zu stellen sind. Laut OLG Frankfurt „hat im markenrechtlichen Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung der Kläger substantiiert [vorzutragen], dass nach seinen eigenen Recherchen Benutzungshandlungen im relevanten Zeitraum nicht feststellbar gewesen [sind]“.

Entscheidend ist jedoch der zweite Abschnitt, der bei berechtigten Zweifeln die Beweislast auf den Beklagten überträgt. Dieser muss nämlich „Art und Umfang der Benutzung im Einzelnen darlegen und durch geeignete Unterlagen belegen“. Die bloße Vorlage von Lizenzverträgen reicht für die Benutzung einer Marke rechtlich nicht aus.

Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Die Klägerin klagte vor dem Landgericht auf die Löschung von vier Wort-/Bildmarken wegen Verfalls. Das Landgericht entschied zugunsten der Klägerin, sodass die betroffenen Marken vollumfänglich gelöscht werden müssen. Der Beklagte, Rechteinhaber der Marke und Betreiber eines Onlineshops, ging gegen das Urteil vor dem OLG Frankfurt in Berufung. Das Oberlandesgericht bestätigte in diesem Verfahren dann die Entscheidung des Landgerichts wegen Verfalls nach § 49 Markengesetz.

Ernsthafte Benutzung der Marke und die Beweislast im Löschungsverfahren

Der Beklagte musste dem Gericht die ernsthafte Benutzung seiner Marke beweisen. Dazu muss dargelegt werden, dass die Marke in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise benutzt worden ist.

Das OLG Frankfurt zog diesbezüglich unterstützend die Kriterien des Europäischen Gerichtshofs zur Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke hinzu. Nach der Rechtsprechung des EuGH liegt eine ernsthafte Benutzung der Marke dann vor, wenn der Inhaber seine Marke benutzt, um für seine Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu gewinnen oder zu behalten. Darauf, ob die Waren oder Dienstleistungen mit Gewinnerzielungsabsicht angeboten oder erbracht werden, kommt es dagegen nicht an (vgl. EuGH C-40/01, EuGH C 495/07, BGH I ZR 41/10). Die Kriterien für die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke stehen dabei in Wechselwirkung zueinander.

Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist daher anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die eine tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen können. Zu diesen Tatsachen gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen. Kriterium ist hierbei, die für die Art dieser Waren oder Dienstleistungen bestehenden Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie die Länge des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen erfolgt sind und die Häufigkeit dieser Handlungen zu berücksichtigen.

In Bezug auf die Beweislast betont das OLG Frankfurt, dass im Gegensatz zum Verletzungsprozess, wo die Beweislast nach dem Wortlaut des § 25 Abs. 2 MarkenG den Markeninhaber trifft, die Beweislast im Löschungsverfahren grundsätzlich beim Löschungskläger liege. Dies ergebe sich aus dem allgemeinen Grundsatz, wonach im Prozess die  Partei, die einen Anspruch geltend macht, die rechtsbegründenden Tatsachen darzulegen und zu beweisen hat. Hat der Kläger anspruchsbegründende Tatsachen vorgebracht (beispielsweise in Form von Recherchen), so muss der Markeninhaber jedoch (zur Vereitelung der Markenlöschung) diese Tatsachen wiederum entkräften. Dies führe im Endeffekt zu einer sogenannten abgestuften Darlegungslast.

Die Darlegung des Beklagten im vorliegenden Fall

Im vorliegenden Fall konnte der Kläger durch Recherchen ernsthafte Zweifel an der Benutzung der Marke durch den Beklagten darlegen. Der Beklagte wehrte sich dagegen ausschließlich mit der Offenlegung seines Gesamtumsatzes für drei Jahre. Im Verfahren ging es aber unter anderem auch um die Benutzung der Marke in Bezug auf einzelne, konkrete Waren. Zu den Umsatzzahlen dieser Waren hatte der Kläger keine spezifischen Zahlen vorgebracht. Das Gericht sah die Offenlegung des Gesamtumsatzes als zu pauschal an.

Auch die rechtserhaltende Benutzung der Marke durch etwaige Lizenznehmer konnte der Kläger nicht substantiiert darlegen. Die Erteilung von Lizenzen selbst sei generell keine rechtserhaltende Benutzung der Marke, fügte das OLG in seiner Entscheidung hinzu.

Der Beklagte konnte schließlich die ernsthafte Benutzung seiner Marke nicht darlegen. Eine Revision gegen das Urteil ließ das OLG Frankfurt nicht zu.

Was bedeutet das Urteil des OLG Frankfurt-  Az.: 6 U 96/18 für Sie als Markeninhaber:
Ihre Marke muss innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung rechtserhaltend benutzt werden. Andernfalls ist Ihre Marke löschungsreif. Die Nutzung (sog. Benutzung) der Marke muss im Zweifelsfall nachgewiesen werden. Der Beweis der ernsthaften  Benutzung ist aufwendig. Der Nichtbenutzungseinwand wird sowohl im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten in Markenverletzungssachen als auch im Widerspruchsverfahren sowie im Nichtigkeitsverfahren wegen Nichtbenutzung geprüft. Hierzu müssen für die ernsthafte Benutzung folgende notwendige Angaben und Beweise belegt werden:

•    Ort der Benutzung
•    Zeit der Benutzung
•    Umfang der Benutzung
•    Art der Benutzung

Als Beweismittel werden u.a. anerkannt:
Urkunden und Beweisstücke wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Photographien, Zeitungsanzeigen und eidesstattliche Erklärungen (diese haben allerdings nur eingeschränkten Beweiswert, nämlich nur in Verbindung mit anderen, hinsichtlich der notwendigen Angaben aussagekräftigen Beweismitteln).

Besonders kritisch wird der Nachweis von Zeit und Ort der Benutzung angesehen, der durch datierte Rechnungen, Kataloge mit Druckdatum (und Hinweis auf das Verbreitungsgebiet), mit Abbildungen der Marke auf der Ware  akzeptiert wird. Wir empfehlen daher, dass Sie derartige Beweisstücke unter Einbeziehung von Zeit und Ort schon jetzt gezielt erstellen und sammeln. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Ware selbst mit der Marke gekennzeichnet ist. Dies ist für eine markenmäßige Benutzung notwendig!

Bei Dienstleistungsmarken ist anders als bei Warenmarken eine körperliche Verbindung von Marke und Produkt nicht möglich. Als Benutzungshandlung kommt daher nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie u.a. auf der Berufskleidung, Geschäftsbriefen, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen in Betracht. Die Bezeichnung muss dabei vom Verkehr, aber auch als Herkunftshinweis einer konkreten Dienstleistung und nicht nur als Bezeichnung des Geschäftsbetriebes verstanden werden.  Da Dienstleistungsmarken vielfach mit der Firma eines Unternehmens identisch sind, gehen firmen- und markenmäßige Benutzung häufig ineinander über.

Ihre Marke kann bei mehr als Fünfjähriger Nichtbenutzung also gelöscht werden und ist nicht mehr geeignet, Rechte gegen Dritte geltend zu machen.
Die ernsthafte Benutzung Ihrer eingetragenen Marke ist daher nicht außer Acht zu lassen.