Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt (Az. I ZB 21/20) Beschluss des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschluss vom 28.02.2020, Az. 30 W (pat) 26/18) in Bezug auf Teillöschung der Wortmarke „Black Friday

Hintergrund

Der „Black Friday“ ist mittlerweile fast jedem ein Begriff. Viele Händler und Händlerinnen haben jedoch in der Vergangenheit bei der Verwendung des Begriffes „Black Friday“ Abmahnungen erhalten. Nun entschied der Bundesgerichtshof (BGH) über die Teillöschung der Wortmarke „Black Friday“.

Was ist der "Black Friday"?

In den USA ist der „Black Friday“ seit Jahrzehnten eine feste Institution und findet traditionell immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest, dem sogenannten Thanksgiving, statt. Die Händler locken am „Black Friday“ die Kunden mit einer Vielzahl von Rabatten. Der „Black Friday“ ist seit Jahren der umsatzstärkste Tag des Jahres für den amerikanischen Einzelhandel.

Während der „Black Friday“ in den USA hauptsächlich im stationären Einzelhandel stattfindet, werden in Deutschland die meisten Rabatte online angeboten. Experten und Expertinnen sind der Ansicht, dass der Begriff „Black Friday zwischenzeitlich als beschreibend gilt und im allgemeinen Sprachgebrauch einen vergleichbaren Status wie der Winter- oder Sommerschlussverkauf eingenommen hat.

Die deutsche Wortmarke „Black Friday“ Registernummer: 302013057574

Im Jahre 2013 wurde die Bezeichnung „Black Friday“ als Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) von der Klingenthal Südring Gesellschaft angemeldet und unter der Registernummer 302013057574 eingetragen. Die Wortmarke „Black Friday“ beansprucht dabei Schutz für über 900 Waren und Dienstleistungen in den Nizza-Klassen 9, 35, 41.

Abmahnungen wegen angeblich markenrechtsverletzender Verwendung des Begriffs „Black Friday“ gegen Händler

Die damalige Rechtinhaberin, die Klingenthal Südring Gesellschaft, der Wortmarke „Black Friday“ störte sich scheinbar jahrelang nicht an der Verwendung des Begriffs „Black Friday“ durch Dritte Daher hatte die Verwendung des Markennamens „Black Friday“ durch andere Händler und Händlerinnen zunächst keine Konsequenzen.

Im Jahr 2016 beantragte schließlich die Super Union Holdings Ltd. mit Sitz in Hongkong den Rechtsübergang und wurde damit neuer Inhaberin der Wortmarke „Black Friday“.

Daraufhin mahnte der neue Markeninhaber, die Super Union Holdings Ltd., Zahlreiche Händler, die mit einer „Black Friday Rabattaktion“ warben, wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen ab und verkaufte Lizenzen zur Markennutzung.

Die Teillöschungsverfahren gegen die deutsche Wortmarke „Black Friday“ vor dem DPMA

Nachdem die Markeninhaberin, die Super Union Holdings Ltd. wegen angeblich markenrechtsverletzender Verwendung des Begriffs „Black Friday“ gegen Händler und Portale vorgegangen war, wurde die Wortmarke mit zahlreichen Löschungsanträgen angegriffen. Die Abmahnungen gegen die Markennutzung des Begriffs „Black Friday“ hatten zur Folge, dass 15 Unternehmen die Löschung der Wortmarke „Black Friday“ beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) beantragten. Zu den Antragstellern gehören beispielsweise der Betreiber des Black-Friday-Portals Simon Gall, der Zahlungsabwickler Paypal und große Modemarken wie Puma, New Yorker und Tom Tailor.

Die Löschungsanträge wurden aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 Markengesetz beantragt.

Im Jahr 2019 entschied das Bundespatentgericht (Az. 30 W (pat) 26/18), dass das Deutsche Patent- und Markenamt nur für einen Teil der eingetragenen Dienstleistungen zu Recht die Löschung der Marke angeordnet hatte. Denn es sei für den Bereich Werbedienstleistungen sowie Handelsdienstleistungen mit Elektro- und Elektronikwaren bereits im Anmeldezeitpunkt abzusehen gewesen, dass sich die Bezeichnung „Black Friday“ als Schlagwort für eine Rabattaktion etablieren würde.

 Die Super Union Holdings Ltd. legte Rechtsbeschwerde gegen diese Entscheidung des Bundespatentgerichts ein. Nunmehr bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) den Beschluss des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschluss vom 28.02.2020, Az. 30 W (pat) 26/18).

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 27.05.2021 (Az I ZB 21/20)

Der Bundesgerichtshof bestätigte in seiner Entscheidung vom 27.05.2021 (Az. I ZB 21/20) den Beschluss des Bundespatentgerichts (BPatG, Beschluss vom 28.02.2020, Az. 30 W (pat) 26/18). Die Wortmarke „Black Friday“ ist für die wesentlichen Dienstleistungen des Bereichs „Werbung“ zu löschen – dies betrifft Handelsdienstleistungen im Bereich Elektro und Elektronik sowie für viele mit Werbung in Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Damit ist die Entscheidung des BPatG rechtskräftig.

Maßgeblich für die Entscheidung des BPatG war, dass das Portal „BlackFriday.de“ schon vor der Markenanmeldung auf dem deutschen Markt aktiv war und im Jahre 2012 viele Rabattaktionen von Elektronikhändlern und Elektronikhändlerinnen aus Deutschland bündelte. Dadurch begründete sich ein Freihaltebedürfnis des Begriffs „Black Friday“ für damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Hiergegen legte die Markeninhaberin Rechtsbeschwerde ein, die der BGH zurückwies.

Die Teillöschung der deutschen Wortmarke „Black Friday“ mit der Registernummer 302013057574 erfolgt unter anderem für die Dienstleistungen „Marketing“ und „Werbung im Internet für Dritte“ sowie eine Vielzahl weiterer im Zusammenhang mit Werbung stehender Dienstleistungen.

Landgericht Berlin erklärt zudem die deutsche Wortmarke „Black Friday“ für verfallen

Das Portal „BlackFriday.de geht weiterhin gegen alle verbleibenden Waren und Dienstleistungen vor, die der Beschluss des BPatG nicht umfasst. Kürzlich erklärte das Landgericht Berlin Urteil vom 15.04.2021 (Az. 52 O 320/19) für mehr als 900 Waren und Dienstleistungen die Marke „Black Friday“ für verfallen.

Nach Ansicht des Landgericht Berlin Urteil vom 15.04.2021 (Az. 52 O 320/19) ist die Nutzung der deutschen Wortmarke „Black Friday“ für keine der mit der Klage angegriffenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend. Es gibt beispielsweise keinen „Black Friday Kühlschrank“ oder kein „Black Friday Smartphone“, sondern nur den „Black Friday“ – den letzten Freitag im November – im Sinne von Rabattaktionen. Dies stellt laut dem Landgericht Berlin Urteil vom 15.04.2021 (Az. 52 O 320/19)lediglich eine Angebotsbeschreibung dar, an die die Kunden und Kundinnen bei der Bezeichnung der Worte „Black Friday“ denken.

Das Gericht hat auch eine rechtserhaltende Benutzung durch die Verwendung des Zeichens „Black Friday“ in Kombination mit dem ®-Symbol abgelehnt.

Ein Berufungsverfahren vor dem Kammergericht Berlin läuft noch.

Fazit

Das Urteil des Bundesgerichtshof (BGH) ist rechtskräftig und nicht mehr anfechtbar. Zumindest für die vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Teillöschungen der Dienstleistungen im Bereich Elektro und der Elektronik ist das Werben am „Black Friday“ wieder mit „Black Friday Rabattaktion“ ohne Angst vor Abmahnungen möglich. Damit wissen die Kunden und Kundinnen auch sofort was gemeint ist, ohne, dass die Händler und Händlerinnen unter einem anderen Namen werben müssen.

Für die deutsche Wortmarke „Black Friday“ ist jedoch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es bleibt abzuwarten, ob das Kammergericht dem Landgericht Berlin mit Blick auf die fehlende rechtserhaltende Benutzung der Marke folgt. Bis dahin genießt die Marke „Black Friday“ für die verbleibenden Waren- und Dienstleistungen noch Markenschutz. Um die Unsicherheit der Händler zu beenden, ist hier eine zeitnahe Entscheidung durch die Gerichte wünschenswert.

 Co-Autor: Wissenschaftliche Mitarbeiterin -  Stud. jur. Natalie De Agazio

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